Management & Stratégie

Solutions pour éliminer la pratique du patent trolling

Chapitre 2. A long terme

Le chapitre précédent était consacré à l’analyse et à l’évaluation des solutions principales qui s’offrent actuellement aux victimes des patent trolls. Il reste qu’un nombre croissant de juges, d’académiques, de professionnels du droit et de journalistes196 plaident pour une véritable réforme qui, si elle ne parvient pas à éliminer la pratique du patent trolling, à tout le moins, la limite. Dans ce chapitre, nous systématiserons une série de mesures qui permettrait de contenir et de déforcer les patent trolls.

Les trolls ne sont apparus que deux fois dans l’histoire et, nous l’avons vu, la solution adoptée pour les éliminer au 19ème siècle fut de sortir les brevets qu’ils détenaient du champ de la brevetabilité. Vidés de leur substance, les trolls ne pouvaient que disparaître.

Aujourd’hui, les trolls sont très actifs dans le secteur informatique et possèdent des brevets portant principalement sur des logiciels et des business methods. Aussi, la solution la plus évidente serait d’exclure ces dernières innovations du champ de la brevetabilité. Cela poserait cependant d’innombrables problèmes. Il conviendrait d’évaluer l’impact qu’une telle mesure aurait sur l’innovation. Il est vrai que les inventeurs, dans ces deux domaines, recourent souvent à des méthodes autres que le brevet pour protéger leurs inventions, au secret d’affaires, par exemple, ou renoncent même à les protéger. Le cas

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Dans les sections précédentes, nous avons analysé quelques pistes de solutions qui s’offraient aux entreprises, en l’état actuel du droit. Outre les initiatives privées, la jurisprudence vient au secours des victimes de patent trolls. Nous avons étudié plus haut le cas BlackBerry qui illustrait bien les problèmes et dérives causés par les patent trolls. Il est probable qu’à l’époque, si l’affaire avait été portée devant un jury, la société RIM aurait écopé d’une injonction de cessation. Mais le vent est en train de tourner.

§1. eBay, Inc. v. MercExchange, L.L.C.

Partons ici encore, d’un cas de jurisprudence : le cas eBay172. eBay, Inc., fondée en 1995, constitue la plus grande communauté d’achat et de vente de biens et services en ligne. Tout qui a déjà utilisé le site connait la fonction « Buy it now » qui permet à un acheteur d’acquérir immédiatement l’article qui l’intéresse, pour un prix fixé au préalable par le vendeur et d’ainsi clore les enchères.

Le problème est que cette technologie est protégée par un brevet173 déposé par la société MercExchange174, qui couvre tant la méthode que l’équipement pour un site d’enchères électroniques fonctionnant par le biais d’un réseau informatique175. Bien que des négociations aient eu lieu entre MercExchange et eBay afin de trouver un accord sur une licence d’exploitation, elles n’aboutirent pas. eBay continua à utiliser la technologie et la conséquence en fut, à l’issue

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§3. Comparaison et quelques réflexions sur les business models

Dans le tableau 5, nous réalisons une comparaison des deux modèles présentés ci-avant. Les différences sont nombreuses mais les modèles semblent être, dans l’état actuel des choses, tout à fait complémentaires. Pour preuve, AST et RPX ont en commun une série de membres.

Ces deux acteurs, en même temps que d’autres tels qu’Intellectual Ventures et consorts, contribuent, sinon à la création d’un « marché des brevets », à tout le moins, à le rendre liquide ou plus liquide. Le brevet étant par nature un actif relativement peu liquide169, ces nouvelles Non-Practicing Entity NPE agissent comme des intermédiaires, comme des facilitateurs sur un tel marché qui devient un dealer market170. Et cela marche : la croissance de leurs activités est exponentielle.

Bien que le marché se développe rapidement, il conserve un caractère encore relativement émergent et il y a donc de la place pour tout le monde, pour tous les business models. Cependant, plus il deviendra mature, plus la concurrence sera rude : les modèles de chacun seront alors mis à l’épreuve. Il nous semble que le modèle de RPX, plus efficient, est mieux à même de prospérer dans les années à venir.

Le problème potentiel posé par le business model de ces deux firmes en termes de freeriding n’aura pas échappé au lecteur. Si AST et RPX s’engagent à ne pas conduire d’action offensive, à ne pas poursuivre devant les tribunaux, il semble n’exister aucun risque, pour un contrefacteur, à

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§2. RPX Corporation

Fondée en 2008 par deux anciens employés d’Intellectual Ventures163, le plus grand patent troll du monde164, RPX, qui se définit elle-même comme un defensive patent aggregator, poursuit le même but qu’AST : éviter que des brevets précieux ne tombent aux mains des patent trolls en adoptant une attitude défensive et, par là, protéger ses membres.

Composée, au 17 juillet 2010, de cinquante- quatre membres165, dont Dell, Microsoft Corporation, HP, IBM, Intel, ou encore Nokia et Sony, RPX a investi plus de 220 millions de dollars dans plus de 1400 brevets, principalement dans les télécommunications, les softwares, l’informatique domestique, l’e-commerce, les technologies digitales et les semi-conducteurs. D’une stratégie de défense réactive face aux patent trolls, les membres passent à une stratégie active.

A la différence d’AST, RPX se finance principalement par le biais de venture capital : Kleiner Perkins Caufield & Byers et Charles Rivers Ventures sont les deux firmes qui financent actuellement la société. Il est donc clair que RPX doit faire du profit; tel est l’objectif des venture capitalists.

Les membres paient une cotisation annuelle qui varie entre 40.000 et 5,2 millions de dollars en fonction de leurs revenus166. Comme la majorité de ses moyens financiers provient d’investisseurs externes, la société ne favorise pas les desiderata d’un membre par rapport à un autre. Les intérêts des membres sont bien évidemment pris en compte mais les brevets ne sont pas acquis,

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Couper l’herbe sous le pied des patent trolls

Section 3 – Couper l’herbe sous le pied des patent trolls

Pour qu’un patent troll puisse s’adonner à son activité, il lui faut posséder des brevets, c’est l’évidence même. Pourquoi alors, pour les compagnies susceptibles d’en être victimes, ne pas racheter certains brevets, avant qu’ils ne tombent aux mains des trolls ? Telle est l’activité principale de sociétés telles qu’Allied Security Trust et RPX Corporation qui se spécialisent dans la constitution de portefeuilles de brevets dans une optique défensive.

§1. Allied Security Trust

Allied Security Trust (AST) identifie et achète, de manière systématique, des brevets portant sur des hautes technologies, disponibles sur le marché. Composée de dix-huit entreprises ayant toutes un chiffre d’affaires annuel d’au minimum 500 millions de dollars, dont Cisco, Ericsson, HP, Google, IBM, Intel, Philips ou encore Research in Motion, la compagnie se finance par un droit de souscription de 150.000 dollars par membre et des cotisations annuelles de 200.000 dollars par membre154.

Les membres établissent un escrow account et choisissent, en fonction de leurs intérêts respectifs, le montant qui peut être retiré de ce compte pour acquérir un brevet donné. Une fois le brevet acquis, ceux qui ont participé à l’acquisition reçoivent une licence et les membres qui n’ont pas investi d’argent dans le brevet en question conservent la possibilité d’en acquérir une, ultérieurement, pour un prix plus élevé. Cette licence est perpétuelle, irrévocable, mondiale

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Repérer les patent trolls : Patent Troll Tracker et PatentFreedom

Section 2 – Repérer les patent trolls

Pour minimiser le risque d’être victime d’un troll, les entreprises ont à leur disposition un certain nombre de moyens pour les repérer, avant d’en être victimes. Elles sont ainsi en mesure de rechercher quels sont les brevets détenus par ces firmes engagées dans le trolling.

§1. Le blog « Patent Troll Tracker »

Le blog « Patent Troll Tracker »143 est au moins aussi célèbre pour les informations qu’il fournissait sur les patent trolls et leurs activités que pour le retentissant procès en diffamation intenté à l’encontre de son gestionnaire. Mis en place en mai 2007 et administré, sous le couvert de l’anonymat, par Richard G. Frenkel, en charge de la propriété intellectuelle chez Cisco Systems144, le but premier du blog était d’informer ses lecteurs des cas impliquant des patent trolls145 ainsi que de proposer une description et une analyse de leurs pratiques.

Dès le mois de septembre 2007, l’avocat américain Raymond P. Niro, désigné comme the original patent troll146, prend contact avec l’auteur du blog, sans succès, tout en décriant son action dans les médias. Il et en arrive à proposer une récompense de cinq mille dollars à celui qui dévoilera l’identité du bloggeur147; ce montant est doublé, puis triplé.

Suite à l’emballement de l’opinion publique et du tollé provoqué par une telle méthode digne du Far West, Frenkel révèle son identité fin février 2008. Il ne fallut pas longtemps pour que deux avocats texans, Eric Albritton

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Quelques modes de défense génériques contre les patent trolls

Partie III  – Les mécanismes de défense

Bien qu’il n’existe pas encore de consensus quant à l’effet exact, positif ou négatif, que peuvent avoir les trolls sur l’innovation et le bien-être global, la doctrine majoritaire estime qu’il s’agit de trouver des solutions afin de minimiser l’impact qu’a la pratique du trolling sur le bon déroulement des affaires.

Selon nous, il convient de distinguer ce qui peut être réalisé à court terme de ce qui peut l’être à long terme. Dans l’analyse de court terme, nous aborderons les solutions existantes auxquelles les sociétés victimes de trolls peuvent avoir recours aujourd’hui : il s’agira d’un examen principalement positif. L’analyse de long terme aura une couleur plus normative : nous y traiterons des réformes qu’il conviendrait de mettre en place afin qu’à l’avenir, le patent troll ne soit plus que l’objet d’une vague légende américaine.

Chapitre 1. A court terme

Dans le contexte juridique actuel, tant législatif que jurisprudentiel, les sociétés qui innovent sont parfois victimes de patent trolls. Elles font alors face au dilemme exposé plus haut : aller en justice, avec toutes les conséquences, principalement financières, que cela implique ou conclure un accord négocié avec le troll. Cette dichotomie est particulièrement simpliste et, pour en sortir, d’autres solutions existent. Examinons-les.

Section 1. Quelques modes de défense génériques

Cette première section sera consacrée à un bref aperçu des solutions génériques

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Contentieux impliquant des NPE : une étude chiffrée

Chapitre 5

Contentieux impliquant des NPE : une étude chiffrée127

Les NPE, et leurs formes dérivées, les patent trolls, sont au cœur de l’actualité judiciaire et médiatique. La place de choix qu’ils occupent biaise quelque peu la perception du public qui voit vite une NPE en chaque entreprise et un troll sous chaque pont. Ce chapitre se propose d’évaluer l’importance réelle des Non-Practicing Entity NPE.

Aux Etats-Unis, les litiges ayant trait à des brevets ont augmenté à un taux actuariel128 de 5,6% par an depuis 1991, atteignant près de 2.900 actions en contrefaçon menées en 2008, alors que le nombre de brevets délivrés, n’a crû, pour cette même période qu’à un taux actuariel de 3,5%.

Les chiffres ayant trait à la proportion des litiges impliquant des NPE sont assez nébuleux et relativement peu cohérents. Selon les uns, comme Nathan Myhrvold, environ 2% seulement des litiges ayant trait aux brevets impliquent une NPE129, selon d’autres, comme RPX Corporation, il s’agirait de près de 15% d’entre eux130.

Les académiques ne sont pas d’un grand secours pour clarifier la tendance : selon S. K. Shrestha131, il s’agirait de 2% des litiges, selon C.V. Chien132, de 17%. L’analyse de J. R. Allison, M. A. Lemley et J. Walker133, quant à elle, procède en deux temps : premièrement sont identifiées les industries auxquelles appartiennent les brevets qui font le plus souvent l’objet d’une action en justice, les most-litigated patents. Les résultats sont éloquents : près de trois most-litigated

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Effets positifs des Non-Practicing Entity sur l’innovation

Section 2 – Effets positifs des NPE

§1. Les NPE valorisent les brevets détenus par les acteurs les plus faibles

Le simple fait de détenir un brevet ne génère pas de profit per se; au contraire même, le détenteur, s’il veut voir son brevet maintenu en vigueur, devra, après un certain nombre d’années, payer des taxes. Ainsi, si l’on fait l’hypothèse raisonnable qu’un acteur rationnel souhaite tirer profit de son brevet, deux options s’offrent à lui : soit produire et commercialiser la technologie protégée lui- même, soit accorder des licences d’exploitation à un tiers.

Certaines catégories d’acteurs, principalement les inventeurs individuels, ne possèdent pas les ressources, financières ou humaines, pour produire et commercialiser leur invention123. De plus, l’inventeur individuel désireux de négocier une licence d’exploitation avec une société productrice est également désavantagé par rapport à une Non-Practicing Entity NPE : cette dernière vient en effet à la table de négociation armée d’un levier puissant et crédible, celui d’une action en justice, dont l’inventeur individuel ne dispose pas124. Nous l’avons vu plus haut, les frais de justice sont souvent rédhibitoires pour un particulier alors qu’ils sont tout à fait supportables pour une NPE.

En se spécialisant dans l’achat de brevets, les NPE sont également plus à même de repérer les brevets de valeur élevée125 détenus par des inventeurs individuels. Elles réduisent l’asymétrie d’information

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Effets négatifs des trolls sur l’innovation

Chapitre 4 – Effets sur l’innovation

Sur ces nouveaux acteurs que sont les NPE et les patent trolls, l’on peut avoir deux vues : la première, celle de la majorité, les considère comme néfastes, comme des parasites qui tirent profit des failles du système des brevets. La seconde les identifie plutôt à des patent dealers, à des intermédiaires qui rendent le marché des brevets plus efficace, en faisant de ces derniers des commodités. Dans ce chapitre, nous discuterons de ces deux vues.

Section 1. Effets négatifs des trolls

§1. Chantage et litiges sans fondement

Comme mentionné supra, le patent troll envoie souvent des lettres de type « cease and desist » aux entreprises qu’il juge être des contrefacteurs. Le destinataire a alors deux options : soit il conclut un accord avec le troll sous la forme d’une licence d’exploitation, soit il rejette la demande et s’expose au risque de se voir poursuivi en justice. Nous l’avons mentionné plus haut, plus il est risk averse, moins il souhaitera s’engager dans un procès dont l’issue est incertaine et préfèrera conclure un accord.

Ce qui est problématique dans cette situation est que l’on ne discute pas de la validité du brevet ou du bien fondé de la demande. Même si la cible a des doutes à ce propos, elle préfèrera souvent, au vu des risques et des coûts qu’implique une procédure judiciaire, se plier à la volonté du troll. Ainsi, le troll extrait parfois des royalties indues puisque ces dernières ont trait à un brevet potentiellement

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§4. Le forum shopping

La pratique du forum shopping, consiste, pour un demandeur, à choisir le tribunal qui, a priori, est susceptible d’être le plus favorable à sa requête. Une fois encore, c’est aux Etats-Unis que la problématique se pose. Le demandeur peut en effet saisir le tribunal de son choix, du moment que le produit du défendeur soit vendu ou utilisé dans le ressort territorial de cette juridiction111. Le forum shopping pousse donc tant les demandeurs que les défendeurs à choisir minutieusement leur for.

Le choix du troll dépendra, comme nous l’apprend M. Lemley dans son article intitulé, non sans ironie, « Where to file your patent case ? »112, de trois facteurs principaux : (1) probabilité de gagner; (2) probabilité d’aller jusqu’au trial proprement dit113; (3) rapidité.

Ces dernières années, l’Eastern District of Texas a attiré les regards car cette juridiction est réputée comme étant particulièrement favorable aux détenteurs de brevets. Bien qu’une analyse minutieuse montre que cette juridiction ne se trouve pas dans le top cinq des tribunaux les plus favorables au demandeur en matière de brevet114, sa médiatisation en a fait une véritable « république bananière des brevets »115.

Ainsi, semble-t-il qu’elle soit victime d’une sorte d’effet de masse qui entraine une certaine inertie : c’est devenu presque un réflexe pour les avocats spécialisés en propriété intellectuelle que de déposer leurs requêtes à cet endroit. Elle a donc connu une explosion du nombre de cas

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Un brevet renforcé et un champ de brevetabilité élargi

Section 2 – Environnement actuel

La section précédente jette un éclairage nouveau sur le patent trolling en montrant que des conditions juridico-économiques similaires à celles d’aujourd’hui avaient, au 19ème siècle, stimulé des comportements opportunistes de certains détenteurs de brevets. Il convient à présent d’étudier les circonstances propres à l’époque actuelle.

§1. Un brevet renforcé et un champ de brevetabilité élargi

Outre un renforcement progressif du droit des brevets85, de nouvelles catégories d’inventions sont entrées, au fil des ans, dans le champ de la brevetabilité. L’arrêt de la Cour Suprême des Etats-Unis Diamond v. Chakrabarty86 de 1980 constitue la véritable impulsion vers un élargissement du champ de la brevetabilité : le Chief Justice Warren E. Burger reprit, dans son argumentaire, un élément fondamental tiré d’un rapport accompagnant le Patent Act de 195287.

Selon ce rapport, est brevetable « anything under the sun made by man ». Ainsi, toute invention de l’homme peut être brevetée. En l’espèce, il s’agissait d’un organisme génétiquement modifié88.

Les deux domaines entrés récemment dans le champ de la brevetabilité et pertinents pour notre étude sont les logiciels et les business methods. Nous l’avons évoqué brièvement au chapitre précédent : les trolls aiment les brevets larges, protégeant des inventions issues de domaines propices au hold-up et/ou affectés par un épais patent thicket,

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Le Patent Trolling : une pratique récente ?

Chapitre 3 – Environnement propice au développement des trolls

Si l’on s’en réfère à l’histoire, les trolls n’ont véritablement prospéré qu’à deux reprises : à la fin du 19ème et au début du 21ème siècle, aux Etats-Unis. L’on peut donc raisonnablement penser que l’environnement, politique, juridique et économique joue un rôle capital dans l’existence et le développement des trolls. Un tel état de fait veut donc qu’on examine ces conditions environnementales. La première section sera consacrée à l’étude de l’environnement juridique du 19ème siècle alors que la seconde s’intéressera aux circonstances actuelles.

Section 1

Le Patent Trolling : une pratique récente ?

Sous son apparence récente, la pratique du patent trolling remonte, certes sous une forme quelque peu différente, au 19ème siècle. L’analyse éclairante de G. N. Magliocca77 nous replonge en 1860, décennie durant laquelle nombre de plaidoyers pour une protection accrue de la propriété intellectuelle furent rédigés78.

En réponse aux revendications de plus en plus insistantes d’inventeurs d’innovations incrémentales, le droit américain des brevets fut finalement adapté en 1870. La modification qui nous intéresse particulièrement ici est celle apportée par l’article 71 du Patent Act de 187079 : seront dorénavant protégés non seulement les new and original shape[s] or configuration of any article of manufacture mais également les new, useful, and original shape[s] […]. L’on aperçoit au premier coup d’œil le

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Quelques Business Models, le patent trolling

Section 5

Quelques Business Models

Si les Non-Practicing Entity NPE sont polymorphes, les trolls le sont tout autant, si pas plus : il y a autant de trolls différents que de sociétés différentes engagées dans la pratique du patent trolling. Si les sections précédentes avaient le mérite de mettre en évidence quelques traits souvent partagés par les patent trolls, elles ne sont en aucun cas, ni exhaustives, ni applicables à tous les cas. Malheureusement pour l’analyste, il est indispensable de recourir à une appréciation en fait.

En 2006, A. Chuang a développé une « taxinomie des trolls »68 qui tente, tant bien que mal, de les classifier. Dans le tableau 2, nous reprenons, adaptons et complétons légèrement sa classification. Bien qu’elle ait le mérite de la clarification, elle pêche par sa rigidité. A titre d’exemple, l’auteur caractérisait, en 2006, Intellectual Ventures comme un Trolling Buyer, ce qui était – partiellement – correct à l’époque; cependant, cette société est maintenant également un Trolling Developer. Nous y reviendrons infra.